Валентин РАЧКОВСКИЙ, руководитель УП Валентин РАЧКОВСКИЙ, руководитель УП «Белпатентсервис» БелТПП

Нарушение прав интеллектуальной собственности (ИС) может осложнить или даже сорвать экспортные поставки. Поэтому управление интеллектуальной собственностью - неотъемлемая часть экспортной стратегии субъекта хозяйствования, что обусловлено тремя причинами. Во-первых, поставки продукции не должны нарушать права ИС, принадлежащие на территории экспорта третьим лицам. Во-вторых, субъекту хозяйствования целесообразно защитить свои права ИС на экспортном рынке от возможных нарушений и злоупотреблений и, в-третьих, на основе лицензирования и других форм коммерциализации ИС выстраивается подконтрольный правообладателю алгоритм отношений с контрагентами.
Лицо, чьи права интеллектуальной собственности нарушены, вправе, обратившись в таможенные органы, приостановить выпуск контрафактных товаров. Особые пограничные меры защиты предусмотрены Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ст.ст.51-60) и применяются как в странах-членах ВТО, так и во многих других государствах. Нарушитель привлекается к административной либо уголовной, а также к гражданско-правовой ответственности. В случае доказанности факта нарушения прав ИС правообладатель в соответствии с законодательством страны, в которой оно выявлено, может требовать передачи ему контрафактного товара, его уничтожения, наложения штрафа в размере стоимости товара и др.

Как «разрулить» конфликт интересов

Чтобы предупредить риск нарушения прав третьих лиц, при планировании поставки продукции на зарубежный рынок проводится исследование с целью выявления используемых в ней объектов ИС (товарных знаков, промышленных образцов, изобретений и др.), права на которые охраняются на предполагаемой территории экспорта и, следовательно, могут быть нарушены указанной поставкой.
Выявление объектов ИС, права на которые нарушаются планируемой поставкой продукции, далеко не во всех случаях сводится к отказу от поставки, но предполагает урегулирование отношений по поводу спорных прав. Стандартных вариантов урегулирования конфликта интересов несколько.
В первом случае субъект хозяйствования может приобрести лицензию на использование объекта ИС у его законного владельца или выкупить права на данный объект. Очевидный плюс такого решения - в его оперативности, для чего потребуется только согласовать условия лицензионного договора или договора уступки (ДУ), а в некоторых государствах зарегистрировать сделку (передачу прав). В этом случае будет выгоднее заключить ДУ, так как субъект хозяйствования получит уже действующие в данном государстве регистрацию товарного знака, патент на промышленный образец, изобретение и др. Недостаток этого способа в том, что субъект будет вынужден осуществлять лицензионные отчисления владельцу исключительного права и в дальнейшем окажется связан ограничительными условиями лицензии (по количеству, качеству товара, сроку или другим параметрам), что приведет его к зависимости от титульного правообладателя.
Иногда владелец объекта ИС не заинтересован в выдаче лицензии или уступке прав на товарный знак (ТЗ) либо запрашивать неприемлемую для субъекта хозяйствования цену лицензии (уступки). А для таких объектов как географические указания возможность получения лицензии и уступки прав в принципе не предусмотрена. К примеру, при экспорте белорусского коньяка и шампанского производителю придется их переименовать, так как данные видовые обозначения по закону признаются географическими указаниями, происходящими от названия французских провинций Cognac и Champagne.
Так уничтожают контрафакт
Во втором случае субъект хозяйствования может оспорить регистрацию объекта ИС, принадлежащую другому лицу. Законодательства предусматривают, например, возможность прекращения (отмены) действия регистрации ТЗ по причине его неиспользования (в течение пяти, трех лет или иного установленного срока), на основании совпадения с известным в данном государстве фирменным наименованием и т.д. Специфичное, но не редкое основание для прекращения действия регистрации ТЗ - установление в действиях, связанных с регистрацией, признаков недобросовестной конкуренции.
В третьем случае субъект хозяйствования может адаптировать продукцию к правовым характеристикам экспортного рынка, изменив используемый ТЗ, дизайн и др. Преимущество такого решения в том, что оно позволяет избежать переговоров с владельцем объекта ИС, права на который могут быть нарушены, и судебных разбирательств. Но замена известного потребителю ТЗ на новый может иметь негативные маркетинговые последствия и потребовать дополнительных расходов на продвижение продукции, в частности на рекламу.

Где выгоднее регистрировать ИС

Обеспечение охраны прав ИС на зарубежных рынках предполагает учет различий в правовом регулировании процедур регистрации соответствующих объектов. Наряду с национальными регистрациями объектов ИС на территории конкретного государства могут действовать международные (например, регистрация товарного знака по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокола к этому Соглашению от 27 июня 1989 г.) и региональные регистрации (например, евразийский или европейский патент, товарный знак Европейского союза), если данное государство является участником соответствующих международных и региональных соглашений. То есть регулирование регистрации прав ИС обеспечивается сочетанием норм национального права и международных соглашений. Выбор между национальной и международной (региональной) процедурами делает субъект хозяйствования.
Так, международные заявки на ТЗ по Мадридской системе подаются в РБ в национальный патентный орган, который проверяет их и пересылает в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, которое расположено в Женеве (Швейцария). Итогом процедуры является получение международной регистрации ТЗ, которая по своей юридической силе эквивалентна регистрациям, произведенным непосредственно ведомством той или иной страны. Важно, что все стадии международной процедуры строго регламентированы по срокам, а пошлины в большинстве стран унифицированы. Мадридская система весьма прозрачна и выгодна. К примеру, получение международной регистрации словесного ТЗ сразу в 10 странах с ее использованием обойдется менее 2000 долл., в 50 странах - менее 6000 долл.
Необходимо также учитывать, что регистрация объекта ИС может осуществляться под ответственность заявителя (без проведения проверки заявленного объекта на соответствие критериям охраноспособности) либо предусматривать такую проверку. Например, выдача патента на изобретение, как правило, предполагает патентную экспертизу, тогда как патент на полезную модель выдается преимущественно без проведения экспертизы технического решения по существу. Процедуры могут не предусматривать экспертизу заявленного обозначения на предмет тождества или сходства с уже зарегистрированными ТЗ, а ограничиваться предоставлением для заинтересованных лиц периода времени на подачу возражений (оппозиций) против регистрации.
Если в определенном государстве процедуры предоставления охраны объекту ИС не включают его проверку на соответствие всем (либо отдельным) установленным законодательством критериям охраноспособности, то субъекту хозяйствования, производящему его регистрацию, необходимо самостоятельно получить подтверждение такого соответствия. Это предупредит возникновение судебных споров, гарантирует от издержек, связанных с прекращением
Офис Всемирной организации интеллектуальной собственности, Женеваправовой охраны объекта ИС, и, как следствие, позволит более уверенно планировать коммерческую деятельность.
В отношении объектов авторского права и смежных прав общим правилом является отсутствие требований об их регистрации для удостоверения принадлежности исключительного права конкретному субъекту. Но регистрация (депонирование) данных объектов (всех или отдельных видов) на добровольной основе является довольно распространенным явлением (осуществляется в Беларуси, России, США и других странах) и повышает эффективность противодействия нарушениям прав правообладателя.

Исчерпание прав на объекты ИС

Выстраивание отношений с контрагентами актуализирует вопросы исчерпания прав на объекты ИС и организации контроля оборота продукции на основе лицензирования указанных прав. По общему правилу товар, в котором использован объект ИС, может реализовываться (распространяться) только с согласия правообладателя соответствующего объекта. Введение товара в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия снимает (исчерпывает) данное правовое ограничение. Существует три модели исчерпания прав: международная, региональная и национальная. Какая из них применяется для всех объектов ИС, а какая - для отдельных их видов, устанавливается национальным законодательством либо условиями международных соглашений, а в отдельных странах определяется лишь судебной практикой.
Международное исчерпание прав, которое применяется в Гонконге, Сингапуре, Японии и некоторых других государствах, не так широко распространено как национальное. Последнее позволяет правообладателю объекта ИС контролировать каждое перемещение товара, содержащего данный объект, через таможенную границу. В Беларуси в отношении поступающих извне товаров по общему правилу действует принцип национального исчерпания прав. Исключение из этого правила (региональное исчерпание прав) предусматривается для ТЗ Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 2010 г. Согласно документу нарушением исключительного права на ТЗ не является его использование в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории ТС непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия. Региональное исчерпание в целом свойственно интеграционным образованиям, таким как, например, ЕС.
Кстати, регистрация ТЗ исключительно на территории Беларуси не спасает его владельца от возникновения конфликтных ситуаций на рынке ЕЭП, где в каждом из государств действует собственная система охраны знаков. Выработка единого механизма регистрации товарных знаков в масштабе всего ТС - вопрос ближайшего будущего. Пока единственным превентивным средством от возможного столкновения интересов различных владельцев прав на одни и те же знаки является дополнение белорусской регистрации ТЗ аналогичной (или международной) регистрацией на территории России и Казахстана.

Система лицензирования объектов ИС

Наличие регистрации прав на ТЗ, патентов открывает возможность использования системы их лицензирования для развития и контроля товаропроводящей сети. Ее суть заключается в определении на основе заключения лицензионного договора субъектов, которые будут иметь эксклюзивное право поставлять на рынок определенного государства продукцию, маркированную зарегистрированным ТЗ и (или) содержащую запатентованные решения.
Выделяют, в частности, исключительную лицензию, по которой правами использования объекта наделяется только один субъект, и неисключительную (простую) лицензию, по которой правами использования ТЗ (патента) может быть наделено неограниченное число субъектов. Возможен и вариант наделения субъекта товаропроводящей сети исключительным полномочием (по исключительной лицензии) на самостоятельную выдачу простых сублицензий третьим лицам, что позволяет охватывать системой лицензирования сложные, многоуровневые товаропроводящие сети. Наиболее продвинутой формой лицензирования является выдача франшиз (заключение договора франчайзинга), ориентированная на создание организованной по унифицированным стандартам фирменной сети пунктов продаж, выноса на внешние рынки всего цикла либо отдельных этапов производства продукции, фирменного сервиса.
Преимущество использования для регулирования товаропроводящей сети системы лицензирования исключительных прав по сравнению с системой, например, агентских и подобных отношений, - это возможность применения к субъектам, не являющимся авторизованными участниками товаропроводящей сети, или к контрагентам-нарушителям предусмотренных законодательством мер защиты и ответственности. Особые меры защиты предусмотрены Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. Лицензирование прав ИС позволяет через манипулирование видами и условиями лицензий регулировать круг уполномоченных на распространение продукции контрагентов и получать лицензионные отчисления от продаж товара, проводить согласованную ценовую политику.
Заключение договоров с зарубежными субъектами в отношении прав ИС также имеет свою специфику. Например, национальные законодательства устанавливают различные требования к договорам, которыми опосредуется гражданский оборот объектов ИС, включая требования к их форме, регистрации в уполномоченном органе, нередко по-разному определяют совокупность закрепляемых за правообладателем объекта ИС имущественных прав и даже содержание базовых терминов и понятий. В сфере ИС отсутствуют документы, аналогичные ИНКОТЕРМС, поэтому в договоры целесообразно включать развернутое изложение ожидаемых правовых последствий, а также разъяснять основные термины (понятия, определения), применяемые сторонами договора. Так, в отношении лицензионного договора целесообразно не только определить (например, в названии) тип лицензии как исключительной или простой (неисключительной), но и прямо указать, какие права возникают у лицензиата, а какие остаются у лицензиара.
В части применения терминов особенно важно разъяснить, какое содержание стороны вкладывают в название передаваемого имущественного права на объект ИС (формы, способа использования объекта ИС). Так, право на распространение (в своем прямом значении) не включает право на импорт (самостоятельное право) и может осуществляться только в отношении уже ввезенных в конкретную страну или произведенных в данной стране товаров. Однако если товар в данной стране не производится и никем правомерно не импортируется, то фактически право на распространение невозможно будет реализовать без нарушения прав правообладателя. Предупредить возникновение коллизии можно только через детальное определение соответствующих терминов - непосредственно в тексте договора либо через ссылку на акт законодательства или международного соглашения, которые содержат удовлетворяющее интересы сторон разъяснение.